Perché dovresti proteggere il tuo marchio

Oggi vorrei parlarti di una cosa a me molto cara: il marchio.

Prima di scegliere il tema del mio articolo, sono andata a rivedere i temi già trattati e mi sono accorta di non averti mai parlato di una delle cose di cui mi occupo quotidianamente: il deposito del marchio.

Cominciamo quindi dall’inizio.

Cos’è un marchio e perché dovresti depositarlo

Il marchio può essere costituito da una o più parole, da una serie di lettere o numeri, da un’immagine e dalla combinazione di uno o più di questi elementi. Anche gli slogan e il tuo nome e cognome possono essere depositati come marchio. Possono essere registrati come marchio anche i suoni, gli odori e colori. Queste tipologie di marchio sono molto peculiari e meritano una trattazione a parte.

Il marchio è ciò che consente ai tuoi clienti o potenziali clienti di riconoscerti tra e dai tuoi competitor, è il nome o l’immagine con cui contraddistingui l’attività e i tuoi prodotti o servizi.

Il marchio è parte integrante della tua identità: ecco perché dovresti proteggerlo.

Per proteggere il tuo marchio devi depositarlo al fine di ottenerne la registrazione.

Questo passaggio “burocratico” ti consente di utilizzare quella parola e/o quell’immagine in maniera esclusiva.

A seguito del deposito, quindi, potrai impedire a terzi di utilizzare un nome o un simbolo uguale o simile al tuo per contraddistinguere prodotti e servizi identici o affini ai tuoi.

Probabilmente, i tuoi clienti o potenziali clienti cercano la tua attività e i tuoi prodotti e servizi attraverso internet, per questo è fondamentale che non ci siano equivoci sulla tua identità.

Come fare per depositare il tuo marchio?

Prima di effettuare il deposito del tuo marchio devi farti alcune domande:

  1. Dove si trovano i miei clienti? In Italia o all’estero?
  2. Amplierò la mia offerta inserendo nuovi prodotti e servizi nel corso dei prossimi 5 anni?
  3. Cosa contraddistingue maggiormente la mia identità? Il mio nome o l’elemento grafico che ho scelto per rendermi riconoscibile?

La risposta a queste domande ti consentirà di comprendere come muoverti correttamente per ottenere la protezione del tuo marchio.

Dove si trovano i miei clienti?

In base alla risposta che hai dato alla prima domanda potrai decidere se depositare:

  • un marchio italiano, che ti tutela in Italia e a San Marino
  • un marchio dell’Unione Europea, che ti tutela in tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea (inclusa l’Italia)
  • un marchio internazionale. In proposito, forse ti stai chiedendo se esiste un “marchio mondiale“…ebbene, ti dico subito che il “marchio mondiale” non esiste, ma la procedura di deposito presso il l’Ufficio Internazionale per la proprietà intellettuale (conosciuto come “OMPI” o “WIPO”), ti consentirà, con un’unica domanda, di richiedere la protezione in più Paesi simultaneamente. Tieni però presente che ciascun Paese richiede il pagamento di una tassa di deposito (e talvolta anche di registrazione), pertanto, più estesa sarà la tutela territoriale di cui hai bisogno e più sarà elevata la spesa che dovrai sostenere.

Amplierò la mia offerta inserendo nuovi prodotti e servizi nel corso dei prossimi 5 anni?

La risposta alla seconda domanda ti serve per capire l’ambito di tutela “merceologica” del tuo marchio. Considera che una volta effettuato il deposito non potrai aggiungere alla tua domanda prodotti e servizi, quindi devi cercare di essere realista, ma anche lungimirante.

Conoscere la tutela merceologica del tuo marchio è necessario perchè il deposito della domanda di marchio non conferisce una tutela generica (per così dire “dallo spillo all’elefante“, cit.), ma solo per i prodotti o servizi che hai indicato nel tuo elenco al momento del deposito (e per i prodotti affini ad essi).

In forza di accordi internazionali molto datati, i prodotti e servizi sono suddivisi in 45 classi merceologiche, le cc. dd. classi di Nizza. La validità di questa classificazione è principalmente fiscale e quindi è utile per quantificare l’importo che dovrà essere corrisposto all’Ufficio che riceverà la tua domanda. Aumentando le classi merceologiche selezionate, aumenteranno anche i costi di deposito. Per farti un’idea, ti lascio il link alla classificazione di Nizza attualmente in vigore.

Cosa contraddistingue maggiormente la mia identità?

La risposta alla terza domanda ti consentirà di valutare se depositare il tuo marchio come marchio denominativo, come marchio figurativo, oppure come marchio figurativo contenente elementi verbali.

Per aiutarti a rispondere a questa domanda puoi pensare a quali investimenti hai fatto o hai in programma di fare per rafforzare il tuo marchio. Con la parola “investimento” non intendo necessariamente un esborso di denaro, ma anche il dispendio delle tue energie impiegate in comunicazione, cura dell’immagine e via dicendo. In altri termini, su cosa stai puntando per farti cercare, trovare e riconoscere dal tuo target?

Una volta data una risposta a queste tre semplici domande sei pronta per proteggere il tuo marchio.

Come fare per depositare il marchio?

Se vuoi, ma non sei obbligata, puoi rivolgerti ad un consulente di proprietà industriale specializzato in marchi o ad un avvocato. Puoi contattare queste tipologie di professionisti e, fornendogli alcune semplici informazioni, potranno predisporre per te un preventivo.

In alternativa, se non vuoi o non puoi rivolgerti ad un esperto, ti consiglio di contattare la Camera di Commercio della tua città o visitare il sito dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (“Euipo”) o dell’Ufficio Internazionale per la Proprietà Intellettuale (“WIPO” o “OMPI”), che ha sede a Ginevra.

Durata e rinnovi

Ti ricordo, infine, che la registrazione del marchio ha una validità di 10 anni e può essere rinnovata per successivi periodi di 10 anni. Nel periodo di validità del marchio, inoltre, non dovrai sostenere alcuna ulteriore spesa per il suo mantenimento in vita.

Benedetta Cacialli

Mi chiamo Benedetta, vivo a Firenze. Sono entrata nel mondo del lavoro nel 2008 con un obiettivo: occuparmi di arte e creatività. Dal 2015 lavoro come freelance e mi dedico prevalentemente a questo. Sono un avvocato e fornisco consulenze. Mi gratifica riuscire a trovare soluzioni e semplificare cose complesse. Quando non lavoro navigo alla ricerca di ispirazione oppure vago, in giro per il mondo.

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