Quando si avvia un’attività ci sono molti adempimenti cui pensare e capita spesso di dimenticare alcune cose importanti. Tra queste c’è il deposito del marchio, ovvero del nome e/o del logo che contraddistinguono la tua attività e i prodotti e servizi offerti.
Abbiamo già parlato del marchio, oggi vogliamo darti qualche piccolo suggerimento per rendere tutto ancora più semplice e fare una buona ricerca di partenza su marchi e loghi registrati.
Il marchio è un vero e proprio bene aziendale
Oltre a rappresentarti e a rappresentare la tua attività, spesso costituisce una delle ragioni determinanti per l’acquisto di un prodotto o di un servizio, tanto sugli scaffali di un supermercato quanto e soprattutto sul web. Attraverso il marchio è possibile comunicare un messaggio aziendale che ti faccia scegliere e ricordare dai consumatori e dai navigatori.
La registrazione del marchio ti permette di ottenere un diritto di esclusiva su una parola o su un logo e ti consente quindi di impedire ogni utilizzo non autorizzato. In altre parole, la registrazione del marchio ti permettere di essere l’unica a utilizzare un segno distintivo nel tuo mercato di riferimento. Inoltre, puoi sfruttare il marchio economicamente, per esempio mediante la stipula di contratti di licenza oppure di cessione.
Prima di scegliere e quindi di depositare un marchio ci sono alcuni aspetti che dovrai tenere in considerazione, tra questi ti ricordiamo la liceità, il grado di distintività e soprattutto la novità, di cui parleremo in questo post.
La legge infatti impone, che il marchio per il quale si chiede la registrazione non sia uguale o simile a un marchio già da altri depositato per prodotti o servizi identici o affini se ciò possa determinare un rischio di confusione o di associazione tra i marchi. Oltre ai marchi registrati, possono costituire un ostacolo alla registrazione anche i così detti “marchi di fatto” (quindi non registrati) se godono di notorietà “non puramente locale”. Diversamente, i marchi di fatto noti solo a livello locale, non potranno ostacolare la tua registrazione, ma tu non potrai impedire ai rispettivi titolari di continuare a utilizzarli (sebbene nei limiti del preuso) e si creerà così una coesistenza, che andrebbe invece evitata.
Tieni presente che la novità, oltre ad essere un requisito di validità del marchio richiesto dalla legge, è anche un importante fattore strategico che deve essere considerato in vista degli investimenti sull’identità aziendale. Il tuo marchio deve renderti unica (e irresistibile!), quindi il consumatore non deve essere indotto in errore sulla provenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Lo dice la legge e anche buonsenso.
Se così non fosse, i tuoi investimenti in termini di energie, tempo e denaro perderebbero gran parte della loro efficacia. Il marchio dunque deve essere accattivante, ma anche nuovo e diverso da quelli già utilizzati e registrati da altri.
In sintesi, la domanda che devi porti prima di iniziare è: qualcuno avrà già utilizzato o registrato il mio marchio o un marchio simile al mio?
Quando scegli il tuo marchio, la prima cosa da fare è digitare la parola e/o le parole da cui è composto su un motore di ricerca e nei social network.
La seconda cosa molto importante è verificare che il dominio o i domini, corrispondenti al marchio prescelto siano liberi e affrettarsi a registrarli a proprio nome… Subito!
Queste semplici operazioni ti consentiranno di capire in maniera rapida – anche se non esaustiva – se il marchio da te prescelto è già utilizzato, almeno sul web.
Banche dati per le ricerche sui marchi
Ma non è finita qui. Su internet infatti si trovano vari strumenti che, in maniera gratuita, consentono di effettuare delle ricerche sui marchi depositati e/o registrati.
Gli Uffici Nazionali e centrali mettono a disposizione i propri database, qui di seguito trovi alcuni link:
- Ufficio italiano brevetti e marchi (“UIBM)”;
- Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“OMPI” o “WIPO”);
- Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”).
Tuttavia, la banca dati maggiormente usata e più pratica da utilizzare è TMview. TMview è una banca dati gratuita che raccoglie i dati ufficiali di numerosi uffici nazionali e centrali. Attualmente fanno parte del progetto 48 Uffici, tra cui: UIBM, OMPI e EUIPO. TMview raccoglie in un unico database i dati forniti dagli uffici aderenti al progetto, ma non è responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento delle informazioni riportate, che sono gestite direttamente dagli uffici nazionali e centrali.
Utilizzare TMview è molto semplice: basta digitare il nome del marchio nella stringa di ricerca. Nel caso in cui dovessero essere visualizzati molti risultati non disperare: accedi alla pagina di ricerca avanzata e attiva alcuni filtri, ad esempio lo Stato o gli Stati di tuo interesse (nel caso dell’Italia ricordati di inserire sempre anche EUIPO e OMPI che registrano rispettivamente marchi europei e internazionali) e i prodotti o servizi di tuo interesse.
In proposito, ti ricordo che quando depositerai il marchio dovrai individuare i prodotti o servizi che intendi contraddistinguere. I prodotti e servizi, per ragioni di carattere amministrativo, sono suddivisi in 45 classi, le cc. dd. Classi di Nizza.
Ricordati che il conflitto tra marchi può verificarsi se i prodotti o servizi sono identici oppure affini: se hai intenzione di depositare un marchio per contraddistinguere delle caramelle (classe 30) e questo dovesse risultare già registrato per autoveicoli (classe 12): via libera!
Diversamente, se il marchio di tuo interesse o un marchio simile dovesse essere registrato, per esempio, per camicie, giacche e pantaloni (classe 25) e tu fossi interessata a T-shirt e calzoncini (classe 25) , oppure a borse (classe 18) o articoli di bigiotteria (classe 14) potrebbero insorgere ostacoli alla tua registrazione.
Un discorso a parte va fatto per marchi “famosi” che godono di una tutela così detta ultramerceologica e quindi più ampia rispetto ai beni e servizi per cui sono effettivamente registrati.
Ti consigliamo inoltre, di effettuare la ricerca non solo del nome così come intendi depositarlo, ma anche applicando alcune varianti: utilizzando ad esempio il simbolo “*“ in sostituzione di alcuni caratteri ( *tutelarti/*utelarti/tutelart* etc..etc..) oppure il simbolo “?” in sostituzione di un carattere (es. tutel?rti) . In alternativa puoi utilizzare l’opzione di ricerca “fuzzy”. Tale opzione applica un algoritmo di ricerca predeterminato (si basa sull’algoritmo di Levenshtein), e consente di trovare marchi con grafie simili.
Tali ricerche, purtroppo, non sono completamente esaustive perché non tutti gli Stati di interesse rendono accessibili le proprie banche dati; inoltre i dati contenuti possono essere non aggiornati o riportare errori. Alcune volte, invece, i risultati possono essere di non facile interpretazione.
Ciò nonostante queste ricerche ti offrono una prima indicazione di massima che può guidarti nelle tue scelte.
Se non sei soddisfatta dei risultati e ritieni di aver bisogno di un approfondimento maggiore, ricorda che esistono anche banche dati a pagamento che forniscono risultati più aggiornati e completi e molti studi professionali o società di consulenza sono in grado di effettuare per te ricerche sulla disponibilità dei marchi fornendoti un parere di registrabilità.
Ricerca sui loghi
Fino ad adesso abbiamo parlato delle ricerche sui marchi verbali. Se il tuo marchio è costituito da un logo il discorso si fa più complesso. Su internet puoi comunque trovare alcune risposte alle tue domande.
Per prima cosa, anche in questo caso puoi effettuare una ricerca su Google immagini trascinando nell’apposita stringa l’immagine del tuo logo.
Inoltre, puoi utilizzare la nuova banca dati di ricerca per immagini, messa a disposizione dall’EUIPO, attualmente in versione beta. Il motore di ricerca ti consente di effettuare una ricerca per immagini simili utilizzando file con le estensioni JPEG, PNG, GIF e TIFF. La ricerca è effettuata nel database centrale dell’Unione Europea che include le domande di marchio presentate presso l’EUIPO e presso la OMPI con designazione dell’Unione Europea. Restano invece esclusi, per esempio, i marchi depositati presso il registro italiano.
Purtroppo non è possibile escludere con certezza la possibilità di conflitti con diritti “anteriori” di terzi. Vale comunque la pena fare quanto possibile per limitare questo rischio e soprattutto vale la pena investire un po’ di tempo nella ricerca di un marchio che racconti qualcosa di inedito e che abbia la capacità di creare con i propri utenti e consumatori un legame speciale.
Benedetta Cacialli
Grazie Benedetta, molto utile. Una volta verificata l’unicità del proprio marchio…cosa bisogna fare per registrarlo e con quali costi? Patrizia
Ciao Patrizia, mi fa piacere che l’articolo ti sia stato utile.
Per registrare il marchio puoi decidere di procedere autonomamente oppure puoi rivolgerti a professionisti che si occupano di questo.
Se decidi di procedere in maniera autonoma dovrai contattare la Camera di Commercio della tua città, competente per le domande di deposito italiane, oppure l’Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), competente a ricevere le domande di marchio europeo. I costi variano in relazione al tipo di marchio (italiano o europeo) ed alla quantità dei prodotti o servizi a cui sei interessata (raggruppati in classi merceologiche). Sui siti delle Camere di Commercio e dell’EUIPO troverai le indicazioni relative alle tasse di deposito e potrai fare un conteggio in base alle tue necessità. Verifica sempre che i dati siano aggiornati e considera che le tasse di deposito sono relative a 10 anni di protezione: cioè paghi oggi e non ci pensi più fino al 2026! Ti posso dire che il costo di un marchio è veramente irrisorio, in assoluto, e soprattutto in relazione alle sue potenzialità. In mancanza di dettagli non riesco a essere più precisa, ma se hai bisogno contattami pure ai recapiti che trovi nel mio profilo e sarò molto lieta di darti qualche indicazione in più o di offrirti la mia consulenza.
Ti auguro buon lavoro e buona giornata!
Salve benedetta,
e grazie dell’articolo. Nel caso in cui volessi registrare un marchio il cui nome rimandi all’appartenenza del prodotto stesso si può fare? ad esempio l’iphone è un marchio registrato legato ai phone (quindi ai telefonini e il rimando del marchio al prodotto è immediato). E’ permesso?
Ciao Eleonora,
grazie per averci scritto!
Tieni presente che una delle condizioni di registrabilità del marchio è il carattere distintivo e che la funzione principale del marchio è quella di comunicare ai consumatori la provenienza del prodotto o di un servizio da un determinato professionista o impresa.
In particolare, inoltre, il codice di proprietà industriale afferma che: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
In altre parole, questo significa che non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente da un’indicazione descrittiva del prodotto contraddistinto.
Per capirci non può essere registrata come marchio la parola “acqua” per contraddistinguere acque minerali, mentre potrebbe essere registrato come marchio per acque minerali una dicitura o una locuzione di fantasia che contiene la parola “acqua”, oppure la parola acqua unita a un elemento grafico.
In linea generale, nella scelta del tuo marchio, considera che i marchi che non hanno aderenza con il prodotto o servizio che contraddistinguono sono considerati più forti e quindi sono più facili da difendere.
Spero di aver capito la tua domanda e di esserti stata d’aiuto!
Benedetta